外观设计专利与在先商标权的冲突

国家知识产权局专利复审委员会2011年的十大典型案例中收录了第15530号美国扑克牌公司对曾庆松“标贴（3cc扑克牌）”外观设计专利权的无效宣告请求案。本案探讨了对平面包装类外观设计专利与在先商标权之间冲突的判断、解决及其法律适用。

案例概述

2007年，曾庆松申请了名为“标贴（3cc扑克牌）”的外观设计专利(见图)，并于2008年获得授权。

2010年，美国扑克牌公司针对涉案专利以侵犯其在先商标权（见图）为由，向专利复审委提出了无效宣告请求，并提交了相关证明文件，认为涉案专利不符合《专利法》（2008版）第23条第3款的规定。

专利复审委审查后认为，根据简要说明的记载，涉案专利为用于扑克牌包装表面或封口的标贴，其中使用的“3cc”的文字设计是整个外观设计中引人注目的部分，其在使用过程中由生产厂家粘贴在扑克牌包装盒上与扑克牌一并销售，并能够起到表明产品来源的作用；在先商标指定用于“扑克牌”产品，也是用在扑克牌或其包装上用于标明产品的来源；涉案专利与在先商标所使用的产品具有相同或类似的用途、生产部门、销售渠道和消费群体，其属于相同或类似种类的产品。

另外，“Bee”商标的中文含义“蜜蜂”与其指定使用的扑克牌商品的内在特征或质量之间没有直接关联，该商标本身就具有较强的显著性，涉案专利使用的“3cc”标识自身缺乏确切含义，其文字字体设计、排列和整体的表现形式又与“Bee”商标如此近似、且涉案专利还使用了蜜蜂作为背景图案，仅凭两个标识在读音和含义上的差别难以在整体上将二者明显地区分开来。公众在仅施以一般注意力的情况下，容易将涉案专利中的“3cc”标识与在先商标“Bee”混淆，进而误认产品的来源。

因此，本专利的实施会误导公众，损害在先商标所有人的合法权益。根据诚实守信和保护在先取得的合法权利的原则，应判定其与在先商标权相冲突。

如何判断？

《专利法》（2008版）第23条第3款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”《专利法实施细则》（2010版）第66条第3款规定，以不符合上述第23条第3款规定为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未能提交证据证明权利冲突的，专利复审委不予受理。

在《实施细则》修改之前，对于涉及权利冲突的外观设计无效案件，专利复审委曾以生效的处理决定或判决作为受理的前提条件。例如，路易威登对王军的外观设计专利与其在先商标权相冲突的专利无效宣告请求案，由于路易威登公司无法提供证明权利冲突的生效判决或处理决定，专利复审委最终维持了涉案外观设计专利的有效性。《实施细则》修改之后，专利复审委不再以生效的处理决定或判决作为受理的前提条件。

外观设计专利与注册商标相冲突的表现形式为：外观设计的形状、图案的全部或一部分与他人的注册商标相同或近似。《专利审查指南》（2010版）第四部分第五章第7.1节进一步规定：在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

在实践中，当同时满足如下构成要件时，应当认定外观设计专利权与在先商标权相冲突：涉案外观设计专利产品与在先商标所使用的商品相同或类似；涉案外观设计专利中使用了与在先商标相同或近似的设计；容易造成公众混淆涉案外观设计专利与在先商标，进而导致其误认产品来源。构成混淆的情形包括：易使公众认为本专利权由商标权人所有；易使公众误认为本外观设计专利的产品与使用在先商标的商品在来源上存在特定联系。

上述“3cc扑克牌”案中，涉案专利使用了与在先商标相似的设计。对该案的审查体现了如何在个案中从在先权利的性质、特点和保护对象出发，适用针对在先权利的侵权判断标准。同时，也为如何判断主要突出标识性作用的平面包装类外观设计专利权与商标权的权利冲突，提供了具有实践意义的参考。

赵丽莉是恒方上海办公室的专利律师