商业合作中如何保护商标权

作为制造大国和出口贸易大国，中国吸引了大量的外国公司和个人来华开展商业合作。如在商业合作中未明确约定商标权的使用及保护问题，在商业合作的过程中甚至合作结束后，都有可能引发知识产权纠纷，其中尤为突出的是商标抢注。笔者在近年来的办案中发现，有不少外国企业在与中国的企业或个人的合作中遭遇商标抢注，致使其在中国的业务严重受影响甚至无法开展。关于如何避免此类纠纷，笔者根据多年的经验结合现行法律，提出以下建议。

及时、全面注册

从笔者多年来经手的案件中看，外方企业遭遇商标抢注的原因主要归结为三种
类型。

一是忽视了知识产权的保护。此种类型在委托加工类合作中尤为常见。委托方在中国只进行委托加工生产（OEM），因此认为没有必要进行商标注册，导致他人对商标进行了注册。

二是没有认识到商标保护的地域性原则和在先注册原则。很多国外企业在其所在国家或地区拥有商标注册，但没有注意到商标权的地域性，品牌进入中国大陆后，未在中国大陆进行注册。有些则是认为使用就产生权利，没有注意到中国的商标专用权的产生是注册在先原则。

三是没有注意到中国商品分类的特点，导致注册范围不准确或者不全面。中国的商品和服务区分表虽然是以WIPO提供的分类为基础，但又其独特之处，例如各个大类中又划分为几个子类（subclass），有的子类别中不同段落的商品、服务不构成类似等。如果注册时商品、服务指定得不准确或不完整，就为抢注人留下了可乘之机。

为了避免商标遭他人抢注，建议品牌进入中国之前聘请当地的专业机构，事先做好商标的注册评估，提供商标的注册和保护策略，及时、全面注册。

另外，还需要注意的是中文商标的及时注册。很多外方企业忽视了商标的本地化，未对中文商标进行及时、有效的注册，导致中文商标被抢注，无法使用市场已经认可的中文名称，最终被迫无奈启用新的中文商标。

完善的合同约定

在抢注人中，很多是与外方企业曾经有过加工、经销、贸易等商业合作关系。合作一方注意到对方的商标未在中国注册，或者注册不全面，而双方合同中对于商标方面又没有约定，于是合作一方进行了商标抢注。

如果双方的商业合同约定中包含了知识产权条款，这些问题是可以在一定程度上进行预防，且一旦出现违约行为，可以依据该条款通过合同约定解决问题。另外该合同还可以作为重要证据，支持商标撤销程序。因此，我们建议在商业合同中增加知识产权条款，明确双方的知识产权的内容、归属、使用的方式和范围，并约定禁止一方对另一方的知识产权作为商标、域名、企业名称注册。如发生此类抢注，则需按照合同将该项知识产权无偿转让给另一方或进行注销，并约定相应的违约责任。

另外，企业应当重视合同以及与双方合作有关的文件等证据的保管，一旦发生纠纷，此类证据将成为获胜的重要筹码。

积极有效的维权

一旦商标被他人抢注，企业需要积极、及时采取法律行动，争取重新获得商标权。如前文提及，很多企业在发现商标抢注之时，对方的商标已经获准注册，此时，应及时调研情况，如调研对方注册是否已满三年，近三年来是否有在指定使用的商品或服务上使用；如果没有，则可提起连续三年不使用之撤销程序，同时立即提交新申请。

如对方商标已经投入使用，则需要尽快提起商标无效宣告程序。因商标注册满五年后，无效宣告申请人需要主张商标驰名以支持无效宣告申请，而驰名认定的条件非常高，无效宣告申请人的举证任务沉重。因此及时发现抢注、及时提出无效宣告申请十分重要。

要做到及时维权，首先要能及时发现抢注行为。因此，建议外方企业委托专业机构做全面的商标注册监控，以及市场监控，以便及时发现抢注及侵权，并制定相应
策略。

外方企业如熟悉中国的商标法律和制度，充分认识到商标注册的价值和重要性，并制定好商标的注册和保护策略，则不但可以从商业合作中赢得商业利益，也同时可以让自己的品牌在商业合作中得到保值、增值。

申会娟是铸成律师事务所的合伙人