企业防止驰名商标被淡化的合规措施

作者: 陈乃蔚、 金飒、锦天城律师事务所
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名商标的淡化行为是一种减少、削弱驰名商标显著性,损害、玷污驰名商标商誉的行为。淡化行为人利用他人驰名商标的知名度和声誉,赚取了非法商业利益,由此给驰名商标所有人造成损害,拥有驰名商标的企业应当对此引起重视。

陈乃蔚 David Chen 锦天城律师事务所 创始合伙人 Founding Partner AllBright Law Offices
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三种分类

驰名商标的淡化行为可分为弱化、丑化、退化三类。弱化是指他人将与驰名商标相同或近似的商标使用在不相同或不近似的商品或服务上的行为。如将电脑上的“联想”商标用于自己生产的啤酒上。

丑化又称玷污或贬损,是指他人将与驰名商标相同或近似的商标用于对驰名商标的信誉产生玷污、丑化、负效应的不同类别商品或服务上的行为,例如将香水上的“channel”商标用于抽水马桶上。

退化是指驰名商标因使用不当,最终演变成商品的通用名称而失去识别功能,例如拜耳公司的阿司匹林商标,就已经退化成为了“乙酰水杨酸”药品的通用名称。

对商标的损害

淡化行为对驰名商标的损害主要表现在以下三个方面。

首先,破坏驰名商标与特定商品或服务之间的联系。对于驰名商标,消费者的脑海中会存在该商标与特定的商品或服务之间的一种必然联系。

比如,当人们提及“COCA-COLA”商标时,脑海之中马上会出现“碳酸饮料”的商品形象。而驰名商标淡化行为则破坏了这种无法分割的联系。当他人将“COCA-COLA”商标用于饭店或衣服等商品之上时,无形中就冲淡了人们心目中“COCA-COLA”与“碳酸饮料”之间的联系。

其次,损害消费者的利益。当今社会消费者认牌购物的情况非常普遍,消费者使用驰名商标的商品,不仅会享受到货真价实的商品和服务,还能体现出一种身份和品位。在此情况下,若驰名商标被他人用在不相同或不类似的商品及服务上,则极易造成对消费者的误导,从而使消费者购买到价高质次的商品或接受不正宗的服务。

最后,损害驰名商标的显著性、识别性及美誉度。淡化行为中的“退化”会损害驰名商标在相关公众中的显著性、识别性,使驰名商标从私有财产变为公共资源,造成驰名商标所有人的巨大经济损失。而丑化行为则会直接损害驰名商标的美誉度和商誉。

金飒 Jin Sa 锦天城律师事务所 律师 Lawyer AllBright Law Offices
金飒
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合规建议

由于驰名商标的淡化行为会对驰名商标造成诸多损害,笔者就企业防止其驰名商标被淡化问题提出合规建议如下:

商标设计中的合规管理:在设计商标时,应当尽可能选用臆造词等显著性较强的文字。商标固有显著性较弱是引起商标淡化的原因之一,某些商标的含义与所指商品或服务的特点和用途密切相关,容易被淡化为通用名称。

商标申请中的合规管理:驰名商标所有人除申请一些文字类商标之外,还应当设计一些独创的图形并申请图形商标,或图形与文字结合申请组合商标。根据商标法的规定,图形中所包含的著作权可以作为一项在先权利,阻止他人在不同类别上申请包含有相同图形的商标。

驰名商标使用过程中的合规管理。第一,驰名商标所有人应当在驰名商标一旁加注“注册商标”、“®”、“TM”等标记,以将驰名商标与商品说明、广告用语、商品名称等区别开来。

第二,驰名商标所有人不应轻易将驰名商标扩大使用到不同类别商品或服务上使用。在消费者的心目中,驰名商标与特定商品或服务之间存在着特定联系。若驰名商标所有人将驰名商标扩大使用到不同类别的商品或服务上,会导致消费者心目中的上述特定联系被削弱,从而降低驰名商标的品牌价值。

及时维权

驰名商标被淡化的救济手段。驰名商标所有人一旦发现他人有搭驰名商标便车的行为时,要及时维权。首先,驰名商标所有人可以指派专人或委托商标代理人定时查阅商标公告,审查商标局是否公告了不同类别上与驰名商标相同或近似的商标。如有发现,应当在法定期间内提起异议。其次,若存在淡化风险的商标已获得了注册,驰名商标所有人可以向商标评审委员会申请宣告该注册商标无效。最后,若发现他人实施了商标淡化行为,应及时维权诉讼,采取法律途径防止驰名商标被持续淡化。

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