浅议中小企业知识产权风险防控

作者: 刘建强,上海市太平洋律师事务所
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小企业需要在竞争激烈的市场上占有一席之地,创新在很多情况下是必要的。同时,随着监管部门对市场主体合规审查趋严,“强监管”也将成企业需要面对的重要趋势。在创新同时面临更加严格的合规监管压力,就需要应对更为迫切的合规风险,包括处于中小企业合规风险高发区的知识产权风险防控。

然而,中小企业的特征决定了其很难参照大型企业去建立整套的完善知识产权保护体系。因此,需要根据相应的行业特点及自身商业模式在有限的人力及物力条件下,建立相对可行的知识产权合规体系。

关注高风险领域

对中小企业而言,首先需要关注风险最为高发的知识产权领域,尤其是知产刑事案件领域。

根据最高人民检察院《2020年知识产权检察工作概况与典型案例简介》及最高人民法院发布的《中国法院知识产权司法保护2020》白皮书,商标权仍是知产刑事案件的主要侵权对象。侵犯著作权及商业秘密案件数量上升也值得关注,尤其是前企业内部员工主导或参与侵犯企业商业秘密的现象。虽然专利尚未成为知识产权刑事案件的高发区,但对以专利技术为主的中小型企业必然是需要重点关注的。

合规机制

浅议中小企业知识产权风险防控 刘建强
刘建强
合伙人
上海市太平洋律师事务所

在竞争激烈的环境中通过创新争取市场机会时,会面临有意或无意造成知产侵权的风险。有意侵权的情况常出现在意图通过借助他人商誉搭便车,结果却构成商标侵权或不正当竞争的情况;无意侵权常见于因未事先查明产品或服务对应的他人知识产权的情况下,冒然使用相应文字标识或图形最终却侵犯他人商标或著作权的情形。当然,中小企业发展到一定程度,自身知识产权被侵权或品牌成为他人抢注目标的情况也常见,在防止侵犯他人知识产权的同时也需要采取相应措施保护自身的知识产权。

既然建立综合完整的保护体系存在条件上的局限性,那中小企业如何才能建立有效的知识产权合规机制进行风险防控呢?虽然不同企业情况各异,但进行必要的基础知识产权合规安排,就能大幅度降低相应风险。以风险最为突出的商标为例,可以考虑以下基本防范措施:

企业名称及商标事先检索。无论是外资还是内资中小企业,其产品或服务质量及背后商誉最终很大程度还是要体现在企业名称和商标上。因此,在设立时对企业名称及商标就需要有一定的规划。商标申请量逐年上涨,2020年商标申请量超过900万,要选到适合自己且和他人权利不冲突的企业名称和商标,其实并非易事。相关考量可以参见笔者本专栏前文《外企商标、域名与企业名称进入中国的策略安排》

通过事先商标检索及企业名称查询,一方面可以预防或降低商标或企业名称侵犯他人知识产权的风险,另一方面具有一定独特性的商标及企业名称从长远看也有利于品牌的确立的保护。若为了眼前利益搭他人品牌知名度便车,不仅面临侵权或商标被无效或撤销的风险,从长远也不利于自身品牌的确立。

关注商标的规范使用。除了未经注册就冒然使用商标的侵权风险之外,商标使用中也存在一些常见的知识产权合规风险。很容易忽视的一条是商标跨类别使用,即在核准注册的商品或服务类别之外的其他商品或服务上使用商标。这种情况下,如果他人在这些关联类别上已经有对应的相同或近似商标注册,就很容易导致侵权风险。

此外,在实践中,企业为了美观或适应经济发展而自行改变注册商标标识进行使用的情况也比较常见。这种情况不仅可能导致相应的行政处罚,而且在应对竞争对手提起的“撤销三年不使用“”时,也会因无法提供有效证据证明对注册商标的使用而增加商标被撤销的风险。

对抢注及侵权的关注。当然,在建立了自己的品牌知名度之后,对自己商标被他人抢注及企业名称被侵权的情况也需要适度予以关注。相应的商标注册类别,也需要随着品牌知名度的提高而调整,逐步建立适度的商标防御体系。只有对已经初步建立起来的品牌知名度持续维护,才不至于被他人随意搭便车甚至被抢注窃取。

当然,除了商标和企业名称之外,互联网及影视文化领域的企业对著作权的合规风险需要特别关注。面对内部员工商业秘密侵权案例增加的现实,高科技及其他具有核心技术竞争力的企业在加强自身研发能力的同时,需要同时关注商业秘密保护体系的及时建立,保障企业辛苦研发的技术不被他人轻易窃取。

总之,对中小企业而言,防控知识产权风险,首先要增强知识产权保护意识并抓重点领域,其次要结合自身情况将有限的资源投入到最为紧迫的知识产权合规项目中,并在企业发展的过程中及时调整,才能有效防控知识产权风险。

上海市太平洋律师事务所合伙人刘建强

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