涉外定牌加工是否构成商标侵权？

自深圳市中级人民法院“耐克”案开始，涉外定牌加工是否构成商标侵权一直都是商标法领域的热点问题，各地法院也从不同角度进行了积极探索。在“PRETUL”案（2014）、“东风”案（2016）之后，最高法通过“HONDA”案（2019）再次对这一问题进行了阐释，否定了“PRETUL”案的认定思路，引发了业界广泛关注。

在“PRETUL”案中，最高法坚持“商标性使用”标准，认为由于涉外定牌加工不属于商标法意义上的使用行为，不符合认定商标侵权的前提，故涉外定牌加工不构成商标侵权。该案中，加工方接受委托，按照委托方的要求生产挂锁，在挂锁上使用“pretul”相关标识并全部出口至墨西哥，并不在中国市场销售。最高法认为，加工方在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故不能被认定为商标意义上的使用行为。由于商标意义上的使用是侵权判定的前提，因此，加工方的行为不构成商标侵权。这一观点早在最高法回复海关总署的《关于对<“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题>的复函》中已有体现。

在“东风”案中，最高法没有沿用“商标性使用”标准，而是有针对性地讨论了二审判决提出的“合理注意义务+实质性损害”标准，虽然最终认定涉外定牌加工不构成商标侵权，但其内在逻辑相较“PRETUL”案已有所调整。该案一审时，法院仍参照了“PRETUL”案的逻辑，认定不构成商标侵权。但再审时，最高法并未沿用这一逻辑，而是首先审查加工方是否尽到合理注意义务，如：是否审查了委托方的相关权利证明、涉外定牌加工行为是否给商标权人造成了实质性损害。在此基础上，再判断加工方实施的涉外定牌加工是否给商标权人造成了实质性损害，以及是否构成商标侵权。

到了“HONDA”案，最高法否定了“PRETUL”案的思路，对“商标性使用”的认定标准进一步予以明确，扩大了“相关公众”的范围，提出不能将涉外定牌加工简单固化为不侵犯商标权的除外情形，而应根据个案具体分析。

“HONDA”案中，最高法认定加工方实施的涉外定牌加工属于商标性使用，进而认为：主观上，商标使用人使用标识的目的在于识别商品来源，既包括识别可能性，也包括现实识别性；客观上，商标使用行为包括物理贴附，市场流通等诸多环节。判断是否属于商标性使用应作整体一致解释，而不应将一个行为割裂，只看某个环节。只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定属于商标性使用。

最高法在“HONDA”案中也扩大了涉外定牌加工情形下“相关公众”的范围，认为相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还包括诸如被诉侵权商品的运输者等与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。此外，从出口商品可能回流国内市场以及中国消费者出国旅游和消费的人数众多这一角度，肯定了“贴牌商品”也存在被相关公众接触和混淆的可能性。

最高法还专门提到加工方突出增大“HONDA”的文字部分、将H字母和类似羽翼形状部分标以红色等事实，认为具有造成相关公众混淆和误认的可能。从某种程度上看，这涉及加工方是否有攀附被侵权商标知名度的主观恶意。

可以预见的是，对于涉外定牌加工构成商标侵权的认定标准及个案中是否构成侵权的结论，短期内可能持续存在争论。结合司法案例中所体现的审判思路的新变化，建议利益各方关注如下问题：

对于国内商标权人，相比“PRETUL”案，“HONDA”案的思路显著提高了胜诉可能性。可以预见，未来一段时期相关维权案件数量可能显著增加。

对于国内加工方，为避免商标侵权风险，应对境外委托方的商标权证明进行必要审核，严格按照委托方享有权利的商标标识及指定商品范围进行生产，并将产品全部出口至境外委托方享有商标权的地区。

过往案例中，境外委托方在中国直接被诉的情形较少。但为维护供应链的稳定，委托方也应先行在中国进行商标注册，核实相同、近似商标，排除潜在的权利障碍或降低侵权风险。

作者：元合律师事务所合伙人廉成赫、合伙人邢科科