新指引

北京高院发布商标授权确权行政案件审理指南

针对商标授权确权行政诉讼，北京市高级人民法院于2019年4月24日再次发布审理指南。首部指南发布于2013年商标法第三次修正后的次年1月，共30条。本次出台的新指南，内容更加详实，共162条。商标法第四次修订于4月23日出台，新指南发布紧随其后，因而参照的显然仍是2013年商标法。本文将着重介绍新指南的若干关键问题。

恶意

指南第7.1条涉及商标法第4条的适用。商标法第四次修订将非以使用为目的的恶意商标注册申请列入驳回的绝对理由。指南在某种程度上预见了这一修改，列举了违反第4条规定的情形：（1）“大量申请注册商标，且缺乏正当理由的”；（2）申请注册与他人具有一定知名度或者较强显著特征的商标、具有一定知名度的地名或商业标识相同或近似的商标，且“情节严重”的。

指南第17.2至17.4条涉及商标法第44条以“其他不正当手段”取得注册的认定。第44条涉及商标无效的绝对理由。第17.2至17.4条举例说明了何为“其他不正当手段”及其具体情形和例外情形。诉争商标申请人申请注册其他多件有争议的商标可作为提起诉争商标无效的理由。

指南第18.4条针对商标法第45.1条中的“恶意注册”规定了九个考量因素。最后两点值得关注：其一，诉争商标申请人申请注册该商标后的行为会被列入考量。如有“攀附”在先驰名商标商誉行为的，足以证明恶意；其二，如诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标的，亦能证明恶意。

相同或类似商品上的驰名商标

指南第11.2至11.4条明确了商标法第13.3条的适用，即“以已注册驰名商标对抗申请注册在不相同或者不相类似商品上的系复制、摹仿或翻译前述驰名商标标识”的情形。指南就此并无新鲜见地，未能借机澄清“已注册驰名商标如何对抗同类商品上申请的近似度很低，但可能产生‘关联’”的商标的问题，令人惋惜。

指南第11.7条指出在先商标所有人依据商标法第13.3条对在后商标提起异议或申请宣告无效的，国家知识产权局（商标评审委员会）适用商标法第30或31条（相同或类似商品上的相同或近似商标）支持当事人申请，对方当事人主张适用法律错误的，不予支持。

指南第11.8条明确了已注册驰名商标在同类商品上的保护范围：即便在相同或者类似商品上的诉争商标注册已超过五年，驰名商标所有人也可请求宣告该商标无效。

在后商标

指南第15.1条述及商标注册的“延续”。申请人申请注册与其在先注册商标相同或者近似的诉争商标，他人引证在先商标注册后，诉争商标申请前注册的商标提起异议，诉争商标申请人主张该在后诉争商标系其在先商标的延续的，北京高院认为只要诉争商标申请人能够证明其在先商标已持续使用并产生一定知名度，可以支持前述主张。

指南第15.2条涉及适用商标法第30条和第31条判断商标标志近似性的标准，包括：商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意程度以及诉争商标申请人的主观意图。

上述标准源于最高院2017年颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中关于商标法第13.2条（未注册驰名商标）涉及的混淆可能性的认定标准。最高院已口头确认，这些标准同样适用于商标法第30条。需要考量的是两商标标志间混淆的可能性，标志的近似性只是考量标准之一。

指南第15.3条涉及商标驳回复审行政案件中商标近似的判断，明确规定“诉争商标的知名度可以不予考虑”。

第15.4条涉及商标不予注册复审和无效宣告请求案件中商标近似的判断。在此，北京高院的观点出人意料。

这与最高院2010年和2011年的两个司法解释中明确的“包容性发展观”基本一致：商标的近似性判断需要同时考虑诉争商标和引证商标的知名度，如诉争商标申请人或注册人并无恶意，且诉争商标通过使用已形成了既定市场格局，则两商标可继续共存。该理论反响消极，因为它相当于承认侵权商标可通过大规模使用合法化。

最高院已在2017年的司法解释中纠正了上述立场。其症结在于法院（1）过分关注抽象的商标近似，而非混淆可能，（2）认为善意会影响混淆可能性的认定。

黄晖是万慧达知识产权高级合伙人。他的联系方式为电话+86 10 6892 1000转201 以及电邮 huanghui@wanhuida.com

康保罗（Paul Ranjard）是万慧达知识产权合伙人。他的联系方式为电话+86 10 6892 1000 转388 以及电邮 ranjard@wanhuida.com

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