应对有关电影角色名称的商标抢注

作者: 王亭入,铸成律师事务所
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中国,有人在“家具”等类别的商品上注册了“钢铁侠 IRON ARES 及图”商标。目前,该商标正在互联网上以超过三万美元的价格公开兜售,而其注册成本不会超过五百美元。

王亭入 Damien Wang 铸成律师事务所 高级律师、客户经理 Senior Associate, Client Manager Chang Tsi & Partners
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这仅仅是中国商标抢注乱象的冰山一角:许多单位和个人以售卖商标牟利为业,更有公司专门注册并使用模仿知名品牌的商标,以达到“搭便车”的目的。

电影角色名称属于商标抢注的重灾区。在现行《商标法》下,电影角色名称很难得到周延保护,主要原因包括驰名商标认定极为困难、商品化权不被认可、电影角色名称不享有著作权、电影角色名称是否属于在先权利存在争议、《商标法》第十条的“不良影响”被限定适用于公权力领域等。

为保护电影角色名称不被他人利用,权利人应当建立一套完整的保护体系,针对电影角色名称的特点,有的放矢的安排预算,打击商标抢注行为。

统计分析

第一,权利人应当对商标被抢注的行为进行统计分析,归纳其中的规律和趋势。以“Harry Potter”与“Batman”为例,国家商标局管理的中国商标网上共载有133个含有“Harry Potter”的商标,其中65个由权利人持有,68个被分别抢注在许多不同的商品类别上;共有44个含有“Batman”的商标,34个由权利人持有,10个被分别抢注在七个类别上。

这说明商标抢注可以是任意一个类别,但是抢注人对一些类别尤为感兴趣。而且,电影名气越高,被抢注的范围越广。

第二,权利人应制定评估分类标准,将旗下品牌进行评估分类。不同的商标应当配置相应的策略、资源和预算。例如,“Tom and Jerry”和“007”似乎有必要进行45类全类注册,但是“绿巨人HULK”似乎没有这个必要。

在先申请

第三,权利人应当注意在先申请原则,提前在有关类别上提出商标申请。鉴于异议的费用远远超出商标申请,且异议的成功机率一直很低,因此预先提出商标申请有时是最有效的阻止商标抢注的办法。

第四,商标申请应当注意“一标多类”以及“全子类”申请。中国在商标实践中,将《尼斯协定》的45个大类又各自分为不同的小类。权利人既应当在相关大类上提出防御性的注册申请,也应当指定既定大类下的所有小类。

《商标法》修正案将在2014年5月1日生效,届时可以通过一份申请指定多个类别。因此,商标申请费用将降低,权利人还可以通过与商标代理机构的谈判,争取更多的折扣。

第五,权利人应当关注中文商标。许多国外电影,在正式进入中国市场前,已经被中国的消费者冠以相应的中文名称。权利人应当注意这些中文名称,特别是在电影首发前后的一段时期内,并将其注册为商标。反面教训是,“伟哥”和“索爱”这两个商标目前均由中国企业注册和使用,VIAGRA和SONY尽管竭尽全力的试图挽回,但直到诉讼至最高人民法院,也未能拿回商标。

第六,权利人应当注意保存使用证据。使用证据是打击商标抢注不可或缺的武器。但是,由于案件审理进程缓慢,权利人被要求提供的往往是几年前的使用证据(即争议商标申请日前),因而证据搜集结果经常不尽如人意。权利人应当预先保存使用证据,特别是针对核心重点商标。

第七,著作权登记。除非对方提出有效反驳证据,单独的著作权登记证书足以在45个大类上受到保护。但是,鉴于著作权登记证书颁发的时间必须早于争议商标申请日的保护要求,权利人应当尽早登记。

第八,权利人应当建立针对中国市场的商标监视体系,及时对抢注商标采取行动。目前,大多数商标代理组织都提供商标监视服务。

第九,权利人应当谋求驰名商标认定以实现跨类保护。F1商标被认定为驰名商标以来,商标局在超过五十份异议裁定中,直接认可F1商标的驰名事实并予以保护。但是鉴于驰名商标认定的现实困难,权利人应当从预算和证据两方面充分支持代理机构的工作。

第十,权利人要充分利用撤销三年不使用的制度。对于不以使用或许可使用为目的的商标抢注,撤销三年不使用在异议失败的情况下,一般能够撤销注册,从而阻止其出售、使用和许可使用。

没有尚方宝剑

最后,权利人必须意识到在中国没有制止商标抢注的尚方宝剑,不得已的情况下,权利人必须购买被抢注的商标,甚至变更品牌。

然而,通过建立一套完整的保护体系,权利人可以将这种可能性降到最小。

王亭入是北京市铸成律师事务所高级律师兼客户经理

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