斯蒂尔案:颜色组合商标获准在华注册

作者: 杨明明,万慧达北翔知识产权集团
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2018年8月7日,北京知识产权法院判决认定安德烈·斯蒂尔股份两合公司(下简称为“斯蒂尔”)2015年6月10日申请注册在第 7 类链锯商品上的“橙灰”颜色组合商标(诉争商标)具有显著性,应予注册。

杨明明
合伙人
万慧达北翔知识产权集团

诉争商标的注册申请在商标局阶段因缺乏显著性被驳回。2016年6月,斯蒂尔向商标评审委员会(商评委)提起复审申请,理由是:(1)申请商标的抽象颜色组合经长期广泛使用已获第二含义;(2)斯蒂尔已于2015年8月在链锯上成功注册另一“橙灰”颜色组合的位置商标(在先商标)。

斯蒂尔2011年提交的在先商标注册申请被商标局以缺乏显著性为由驳回。其间,斯蒂尔对某生产和销售仿冒其橙灰链锯的侵权人进行了数次行政查处,后又以不正当竞争为由提起两起民事诉讼,均获法院支持。上述民事诉讼的胜诉对证明在先商标的颜色组合应用于链锯商品上已获显著性发挥了积极作用。历经了漫长的驳回复审程序,在先商标的注册终获商评委支持。

尽管已有在先商标的注册,商评委在驳回复审决定中依然维持了商标局的驳回决定,理由如下:(1)诉争商标不能作为识别商品来源的标识;(2)根据个案审查原则,在先商标的注册不能成为诉争商标获准注册的当然理由。

斯蒂尔随后向北京知识产权法院提起诉讼,法院2018年8月判决撤销商评委裁定,理由如下:

  1. 尽管诉争商标本身不具固有显著性,但经使用取得了较强显著性,能够作为识别申请人链锯来源的标识。
  2. 斯蒂尔先前申请的“橙灰”颜色组合商标已核准注册,说明商评委认为该颜色组合应用在链锯产品上时具备显著性,应予注册。即便诉争商标是橙灰抽象色块的颜色组合,申请人在申请时提交的商标说明已就该颜色组合如何应用于商品上进行了描述。尽管商标审查实行个案审查原则,由于诉争商标与在先商标系使用在相同位置的相同颜色组合商标,商评委应确保前后审查标准一致。

《商标法》2001年就已将颜色组合列为可注册标识,但实践中,审查员常会以缺乏显著性为由驳回颜色组合商标申请。本案可作为颜色组合商标克服重重困难,在中国获准注册的典范。

依据2016年版《商标审查及审理标准》,申请颜色组合商标,应提交彩色商标图样并附加商标说明,用以说明颜色名称和色号,并描述该颜色组合商标在商业活动中的具体使用方式。

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