iPad案警示境内商标收购风险

作者: 马立文,共和律师事务所
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国苹果公司与深圳唯冠公司2010至2012年的iPad商标之争引人注目。苹果公司在该案中遭遇了商标收购的法律风险。

在商标成为跨国公司打响自身品牌越来越重要的方式之际,探讨在中国境内商标收购的法律风险,更具实际意义。

马立文 Ma Liwen 共和律师事务所 合伙人 Partner Concord & Partners
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据报道,2000年,香港唯冠控股公司旗下子公司深圳唯冠公司在中国大陆获得了“IPAD”文字、“iPAD”文字与图形组合这两个商标专用权。2001年至2004年,香港唯冠控股公司旗下另一家子公司台湾唯冠公司在欧盟、韩国等国家共获得八个iPad注册商标专用权。

2009年12月,苹果公司在英国设立的IP公司与台湾唯冠签署iPad商标整体转让协议,台湾唯冠向IP公司转让上述十个iPad注册商标。该协议中虽有同为深圳唯冠与台湾唯冠法定代表人杨荣山的签名,却并未明确将深圳唯冠列为签约主体。2010年4月3日,苹果公司iPad平板电脑产品在美国上市。同年4月7日,苹果公司以10英镑价格从IP公司受让了上述十个iPad注册商标。

2010年下半年,苹果与深圳唯冠的iPad商标之争正式打响。苹果公司在一审中败诉;在二审中与台湾唯冠和解,苹果公司向深圳唯冠支付6000万美元,iPad商标归苹果所有。

苹果失误

相关证据表明,深圳唯冠公司与台湾唯冠公司是相互独立的企业法人,深圳唯冠才是中国商标局核准注册的两个iPad商标的专用权人,台湾唯冠显然无权转让深圳唯冠的注册商标。即使杨荣山同时担任深圳唯冠与台湾唯冠的法定代表人,但转让协议并无深圳唯冠参与签署,又无法证明杨荣山是同时代表深圳唯冠签约的,故苹果公司主张“杨荣山的行为构成‘表见代理’”的意见,未能获得法院支持。

苹果公司的失误,首先在于未能明确两个在中国注册的iPad商标的持有人仅为深圳唯冠公司,且未能要求其参与签约。其次在于未能很好地了解中国法律:《商标法》规定,商标转让自国家商标局核准并公告之日起生效;据此,即使转让合同被法院认定有效,至案发时,苹果公司仍然未能取得注册商标专用权。

收购风险

就在中国境内收购商标需要注意防范哪些风险,我们在此提出一些意见和建议:

法律适用风险。首先,收购在中国注册的商标应当适用中国关于商标的法律,因此收购方需要很好地理解中国的相关法律法规,包括《商标法》、《商标法实施条例》等。我们建议境外收购方与中方律师或商标代理人建立合作关系,确保收购行为符合中国法律的要求。其次,需要关注中国法律对商标转让的程序性规定。鉴于收购商标的最终目的是取得商标专用权,因此必须重点关注中国法律对商标转让的程序性规定。《商标法》第39条规定,转让注册商标不仅需要双方签订转让协议,还需共同向商标局提出申请并交纳商标转让费。转让商标的申请经商标局核准后,予以公告。受让人自公告之日起才享有商标专用权。

商标本身风险。首先,商标的核准注册情形及其详细信息。商标很可能已经正式提出注册申请,但未核准注册,这样的商标存在未能核准注册或者在公告期内遭遇异议的可能,需特别注意。商标核准使用的商品或服务范围、有效期限等内容,也需重点关注。如果在中国注册的商标核准使用的商品或服务范围,与收购方的产品或服务完全没有联系,则需考虑收购的必要性。

其次,商标权的归属是否明确。商标权的归属是唯一的,在此不仅有苹果公司收购iPad商标的前车之鉴,还需注意交易对方是否有权处置商标。拟出让方是否有权利处置商标,可以通过查看中国商标网、商标注册证书、商标转让合同、授权书等方式核实。

第三,商标权利是否完整、稳定。受让方需了解出让方的商标权利是否存在被质押、被独占许可使用给他人、连续三年停止使用、可能被撤销的情形,需了解商标是否涉及行政确权诉讼、民事侵权诉讼或刑事犯罪案件,是否存在被法院查封、冻结的情形等。

最后,还需关注商标的显著性强弱问题。显著性越强,商标的保护范围或独占范围就越大,反之则不然。有些显著性不强的商标亦能被核准注册,而有些原来具有显著性的商标也可能渐渐变成通用名称。如果存在上述情形,收购后很容易导致侵权纠纷,商标可能无法得到保护,因此需要谨慎地审查。

马立文是北京市共和律师事务所合伙人

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