权利人如何预防和应对商标名称通用化

作者: 张娜娜、铸成律师事务所
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2014年5月1日实施的新《商标法》中,一个很重要的修改就是关于注册商标成为通用名称面临商标被撤销的风险,以及维权上的限制。这将原本备受关注的“商标名称通用化”问题再次推向风口浪尖,引起了广大学者、法律从业者和商标权利人的关注。

张娜娜 Zhang Nana 铸成律师事务所 客户经理、商标代理人 Client Manager, Trademark Attorney Chang Tsi & Partners
张娜娜
Zhang Nana
铸成律师事务所
客户经理、商标代理人
Client Manager, Trademark Attorney
Chang Tsi & Partners

顾名思义,商标名称通用化指的是商标标识的显著性特征被削弱,逐渐演变为特定商品通用名称的现象。许多名噪一时的商标标识,都品尝过商标名称通用化的教训,譬如aspirin (阿司匹林)、“Thermos”(热水瓶)、“WALKMAN”、“吉普”、“优盘”等等。笔者认为商标名称通用化产生的主要原因有以下三个:

产生原因

商标本身显著性较弱。一些企业为了追求商标标识的吸引力以及商标标识和指定商品或服务之间的关联性,在设计商标初期选用一些间接描述、暗示其商品(服务)或包含原材料信息等的标识,造成商标本身显著性较弱,为日后商标名称通用化留下了隐患。

商标的不当使用。为了更好地推广品牌,商标权利人过分宣传商标标识所暗示的产品功能、特点、原材料等,而忽视商标标识的合理使用,使相关公众误认为该商标即为某产品的通用名称。另外,其他媒介、政府机关、词典、侵权人的不当使用也是造成商标名称通用化的有力推手。

商标的较高知名度。通过观察,不难发现,大多面临商标名称通用化的商标标识都是在相关行业和领域享有较高知名度的。正是源于高知名度,才成为许多同行业竞争者或者不法侵权分子争相模仿和抄袭的对象。

另外,当一个商标标识长期处于特定行业或领域的垄断地位,相关公众会习惯性地将该商标标识与特定商品建立唯一的对应关系。久而久之,其作为产品的真实商标标识已被遗忘,退化成特定商品的通用名称。

对权利人的危害

根据新《商标法》第四十九条和第五十九条的规定,商标名称通用化有可能导致商标注册被撤销的后果;即使保留注册,也会因为无权禁止他人合理使用而在商标保护上受到限制。

应对策略

申请商标时注意显著性。显著性是商标标识的最重要的特征,无显著性或显著性较弱的标识无法作为商标注册和使用。因此,在申请商标时,要注意商标的显著性,要在商标显著性和市场推广之间寻求平衡点,切勿为了便于日后市场推广而牺牲商标的显著性。总而言之,商标显著性越强,越容易获准注册,越符合商标保护的法律规定,日后也越不容易面临被退化成通用名称的风险。

规范使用。一方面,权利人要规范自己的使用,建议在实际使用中打上TM或®标识,以告知和教育相关公众和提醒同行业竞争者或者侵权人:该标识是权利人的商标。

另一方面,权利人要建立完备的监视系统,实时监测政府、相关行业协会、各大词典等权威机构关于该标识的使用,如发现有将其商标标识作为通用名称使用或解释的情况,应当立即采取措施制止并规范对其商标的使用。

加强广告宣传力度。为了预防商标名称通用化,建议权利人加强广告宣传力度,强调某标识为其独创的商标,宣传素材可以包括品牌介绍、该品牌产品的广告、品牌保护的媒体报道、成功维权案例的分享等等。建议所有出现该商标标识的地方都要标记TM或®标识。

积极维权。权利人要做到及时有效的维权,首先要建立完备的商标注册监控以及市场监视系统,以便及时发现商标抢注及侵权行为,并积极制定相应维权策略。积极有效的维权一方面可以展示权利人对该商标保护的重视和姿态;另一方面,有力的维权结果将为日后的宣传和维权提供素材和支持,并为潜在的商标名称通用化撤销案件提供有力的抗辩证据。

建立案卷、收集证据。即使做到以上几点,注册商标依然可能会面临他人提请撤销的风险,因此收集以上证据以抗辩潜在的撤销更加重要。建议权利人建立“预防商标名称通用化”的案卷,及时收录证据,为日后抗辩可能的撤销提供强有力的支持。

商标权利人如熟悉商标名称通用化产生的原因和危害,并制定有效的预防和应对策略,则不但可以避免商标名称通用化的风险,也同时可以让自己的品牌在长期运营中保值、增值。

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