商标争议案例证明 在中国尽早注册商标的必要性

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案涉及一家欧洲公司就一起不当商标侵权指控在上海海关提出的抗辩。欧洲一家服装公司(欧洲公司)于2003年在欧洲注册了其商标,但由于公司的商品主要是在欧洲区域内销售,该欧洲公司并没有在中国进行商标注册。六年后,中国一家公司(中国公司)在中国注册了相同的商标。2011年,欧洲公司委托中国境内一家制造商(供应商)在中国生产贴有该公司商标的服装(贴牌商品)。欧洲公司与供应商订立合同,约定所有的贴牌商品均应由中国出口交付给欧洲公司。

2011年11月,当供应商准备从洋山港将六千件贴牌商品出口给欧洲公司时,中国公司请求上海海关扣留这些贴牌商品,指控这些商品侵犯了该公司的商标专用权。上海海关于2011年12月扣留了有关贴牌商品,并展开了商标侵权调查。

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扣留货物的法律依据

《中华人民共和国知识产权海关保护条例》为海关扣留这些贴牌商品提供了法律依据。《条例》第三条规定中国禁止侵犯知识产权的货物进出口。知识产权包括在中国受法律保护的商标专用权、专利权和著作权。根据《条例》规定,在中国公司向海关总署就保护其注册商标备案之后,如果海关发现进出口货物有侵犯该公司注册商标嫌疑的,应当立即通知该公司。中国公司可以请求海关调查是否存在商标侵权行为。海关有权在调查期间扣留侵权嫌疑货物。

法院不同观点

中国的商标注册采用了申请在先原则,也就是说,最先提出商标注册申请并取得注册的申请人将被授予商标专用权。先使用商标通常是无关紧要的。由于中国公司最先在中国提出商标注册申请并取得注册,因此中国公司在中国享有商标专用权。根据《商标法》第52条第1款规定,中国公司有权禁止任何未经许可的第三人在服装上使用其注册商标。不同于欧洲的司法实践,根据中国现行法律规定,是否存在导致混淆的可能性并不是商标侵权的认定标准之一。

因此,不同的法院在类似情况的案件中作出的判决也不同。中国一些法院对《商标法》第52条第1款给予严格解释,认为无论商品是否在中国境内出售,只要商品是在中国境内生产的,即构成商标侵权行为。广东高院在许多案件中都采用了这种解释。

不过,以上观点受到了广泛的批评。在最近的案件中,上海和浙江的许多法院认为商标的基本功能是区分商品的来源。由于出口商品不会在中国境内造成相关消费者的混淆,因此不构成商标侵权。

欧洲公司抗辩

考虑到最新的司法实践,我们建议欧洲公司向上海海关提出以下主要的抗辩理由:

  1. 欧洲公司自2003年起已经在欧洲注册并使用该商标,早于中国公司在中国对相同商标的注册。欧洲公司为了在欧洲转售其商品,有权委托供应商生产贴牌商品。
  2. 供应商得到欧洲公司的授权生产贴牌商品。所有的贴牌商品都将从中国出口,因此不会在中国境内造成消费者的混淆。在欧洲转售贴牌商品不会侵犯中国公司在中国享有的商标专用权。
  3. 除了商标之外,欧洲公司的公司名称和地址均在商品标签上进行了标注。欧洲公司及其供应商均无意侵犯中国公司在中国享有的商标专用权。

2012年1月,上海海关得出结论认为不能认定商标侵权成立。值得注意的是,在海关调查之后,中国公司向浙江某法院提起民事诉讼,起诉供应商侵犯了其商标专用权。供应商向法院提交了同样的抗辩理由,并成功说服法院于2012年7月驳回了中国公司的全部诉讼请求。

尽早注册

总的来说,中国采用申请在先的商标注册制度。如果外国公司的商品来自中国境内,而第三人在中国已经注册了相同的商标,那么这些外国公司很可能会遭到侵权指控。案例研究表明,在实践中存在针对不当商标侵权指控的有效抗辩。但是,由于对《商标法》第52条第1款尚缺少明确的法律解释,故实践中仍然存在着不确定性。

因此,强烈建议商品来自中国境内的外国公司最好尽早在中国注册其商标。如果第三人已经在中国注册了相同的商标,那么公司在用这些商标在中国境内开展业务之前,应当先进行商标侵权评估。

刘建龙为CMS德和信律师事务所上海代表处合伙人。他的联系方式为:电话 +86 21 6289 6363;电子邮箱 colin.liu@cmslegal.cn

Colin Liu is a partner at CMS, China in Shanghai. He can be contacted on +86 21 6289 6363 or by email at colin.liu@cmslegal.cn

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