共存协议在商标授权案件中的效力

作者: 邱冬晏,铸成律师事务所
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存协议最早于上个世纪八九十年代出现在西方国家。国际商标协会(INTA)对于共存协议的定义为:“由拥有近似且不会产生混淆可能性的共存商标的双方或三方达成的协议,允许当事人间为和平共存设定规则。”事实上,共存协议的签订是目前解决商标共存纠纷较为有效的手段,其本质上仍为合同的一种,是当事人意思的充分表达。

邱冬晏 Lilian Qiu 铸成律师事务所 客户经理 Client Manager Chang Tsi & Partners
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然而,在中国现行法律框架下,对于商标授权案件中共存协议的效力并没有明确的规定。商标授权行政机关在实际审查中,大多依赖审查员对于商标共存是否可能导致混淆进行主观裁量,进而裁定是否采纳共存协议,允许在后商标的注册。甚至相似案件最终审查结果大不相同。本文试对共存协议在商标授权案件中的效力适用做简要探讨和分析。

国外判例

世界知识产权组织一方面认可共存协议的存在,另一方面也将共存可能令消费者产生混淆的情况纳入考虑,将两者进行平衡,综合进行严格考量,决定是否采纳共存协议。美国法院更多将共存协议视为合同对待,只要不涉及重大公共利益问题,实践中更多趋向于认可当事人达成的共存协议的效力。

英国法院的实践与世界知识产权组织关于共存协议效力认可所采纳的标准类似,综合考量当事人意思自治以及商标共存在市场中造成混淆的可能性,兼顾保护消费者利益。早期欧共体商标注册体系并不认可商标共存协议的效力,后来转变为在一定程度上参考共存协议的内容。

中国实践

第三次修正的《商标法》第30条规定,申请注册的商标,凡不符合该法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。

实践中,申请商标因违反前述法条被商标局驳回后,在后的商标申请人通过寻求与在先商标所有人(引证商标所有人)达成共存协议,由引证商标所有人同意在后商标在中国的注册,进而在驳回复审程序中提交共存协议,请求商标评审委员会核准商标注册,这已经成为商标申请人克服商标注册障碍的通用选择。

然而,目前中国关于共存协议在商标授权案件中的效力并无明确法律规定。2007年10月16日,在商标评审委员会第24次委务会上,第一次表明其在驳回复审案件中对于共存协议将有条件地接收共存协议的态度。

商评委观点

商评委经研究认为,第二次修正的《商标法》第28条(现行《商标法》第30条)的立法目的有两个:第一,保护在先注册或者初步审定的商标,避免商标权利冲突;第二,保护消费者利益,防止相同或者近似商标出现在市场上,造成相关消费者的混淆。在前述两项立法宗旨之下,商标评审委员会认为在决定是否允许商标共存时,应该考虑双方商标整体上能否能够为消费者区分,共存是否容易造成消费者混淆。

具体而言,需综合考量两个因素:(1)双方商标使用商品的类似程度、相关商标的近似程度及各自的知名度;(2)相关商标的知名度。

根据以上原则,实践中审查员在审查共存协议的效力时,在《商标法》第30条的制定背景之下,将更多地将双方商标的共存是否会造成相关消费者的混淆纳入首要考量因素,进而决定是否采纳共存协议。

对共存协议的思考

笔者认为,商标权属于民事财产权利,申请商标与引证商标之间是否存在冲突主要是私权性质的民事纠纷。如果当事人之间就商标共存达成协议,体现了在先商标权利人对其权利的处分。根据意思自治原则,除非涉及重大公共利益,应当认定其效力,准予在后商标的注册。

商标授权行政机关对于混淆可能性的判断仅是一种推定,而在先商标权利人在出具共存协议时,必然会对事关其切身利益的、商标共存是否会在市场上造成混淆的可能性进行判断,此种判断相较于商标授权行政机关而言,更符合实际情况。

而且,即使商标共存有引起消费者混淆的危险,这种危险也可以通过标注商号等其他信息加以区分。即使能推定可能存在混淆,这也不是否认商标共存协议的理由。

考虑到上述情况,商标授权行政机关在审查工作中,应对当事人的意思自治给予尊重。

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