知的財産権控訴の甘美な成功

以前の解説で取り上げた、Hamdard National FoundationによるSardar Laboratoriesへの仮処分申請却下に対する控訴が成功しました。控訴人は、被控訴人が第5類及び第32類に登録された商標Sharbat Dil Afzaを使用することにより、自社の登録商標Sharbat Rooh AfzaまたはRooh Afzaと混同が生じたと主張しました。

控訴人は、自社の商標Rooh Afzaは、シャルバット（冷たい甘い飲み物）に関する最も著名な商標の一つであると主張しました。2020年、控訴人は被控訴人がDil Afzaの商標を使用して、シャルバットを宣伝していることを知りました。ボトルを含む製品の体裁やデザインは一見すると、控訴人の製品のトレードドレスや体裁と類似していました。

被控訴人は、Sharbat Dil Afzaという商標の登録所有者であり、侵害行為は持続していなかったとして争いました。さらに、Sharbat Dil Afzaの商標を使用したことにより、混乱は生じていないと主張しました。被控訴人は、本商標は「心」と「豊かさを増やす、与える」を意味するウルドゥー語の単語から構成されており、控訴人が「afza」という単語に対して、独占権を要求することはできないと主張しました。Rooh AfzaとSharbat Dil Afzaの商標は、それぞれの企業マークであるHamdardとSadarと組み合わせて使用され、さらに差別化されていました。

原出願を棄却した裁判所は、控訴人らが独占権を主張できるのは完全な商標「Rooh Afza」のみであり、商標を構成する「rooh」と「afza」の2語は独占できないと判断しました。裁判所は「rooh」と「dil」という言葉の意味が異なることから、競合する商標の類似性を否定しました。

控訴審の裁判所は、混同の可能性を確認する際に考慮すべき、いくつかの要素を特定しました。視覚的な印象、言語的な音、意味に関する3種類のテストは、競合する商標の類似性を判断する上で、長い間、受け入れられてきたものです。原審は、2つの商標は複合商標であり、「Rooh Afza」と「Dil Afza」の単語は分解されるべきではないと、正しく判断していました。類似性については、商標全体で判断する必要があります。しかし、複合商標が欺瞞的に類似しているかどうかを判断する際には、支配的な部分を検討することができます。

裁判所は、それぞれの商標の不可欠な部分は、ウルドゥー語の「afza」（豊かさを増やす、与えるという意味）であり、これはシャルバットやその属性を説明するものではないと判断しました。被控訴人がシャルバットに関して「afza」という単語を使用したことは、控訴人の商標の重要な部分であるため、検討する必要がありました。どちらの複合商標も末尾が「afza」であることから、両者には類似性があります。裁判所は、類似した意味や密接な関係を持つ単語が、他の単語との混同を招く可能性があることを認めました。また、ウルドゥー語で魂を意味する「rooh」と、心を意味する「dil」は、しばしば組み合わせて使われることに注目しました。両製品のトレードドレスの類似性を評価したところ、深紅の色、質感、ボトルの外観、リングの配置、商標ラベルが同じであり、消費者の誰もが想起することにつながると判断されました。トレードドレスの全体的な印象は類似しているとされたのです。裁判所は、異議を申し立てられた商標の商業的な印象は、控訴人の商標と欺瞞的に類似しているとして、控訴人に有利な判断を下しました。

裁判所は、控訴人のRooh Afza商標は相当なのれんを獲得しており、高度な保護が必要であると判断しました。薬用シロップ（第5類）の市場利用と、ノンアルコール飲料（第32類）の市場利用は異なり、控訴人は後者の利用について争っていることから、両商標が十分な期間に、混同なく併存していたとした原審の認定は誤りでした。裁判所は控訴を認め、訴訟が終了するまでの間、絶対的なものとして暫定的な命令を下しました。被控訴人は、第32類に該当するシロップおよび飲料をDil Afzaの商標で製造または販売してはならないことになりました。

この控訴審では、競合する商標が構成要素に分解されるのではなく、全体として比較される場合、視覚、聴覚、意味のテストが、類似性を判断する上で重要な要素であることが再確認されました。しかし、各商標の支配的な部分を考慮することができ、特定の消費者層に対して商標が与える全体的な印象は、極めて重要な役割を果たします。非類似であるためには、商標間の差異が類似性を上回らなければなりません。

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